1

BAB II

HUKUM MEREK

A. HUKUM MEREK DI INDONESIA

Perlindungan merek di Indonesia telah dimulai sejak diundangkannya

Reglement Industriele Eigendom Kolonien pada 1912, zaman pemerintahan Hindia

Belanda.1 Peraturan tersebut selanjutnya diganti dan diperbaharui sebanyak empat

kali, dimulai dari Undang undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek

Perusahaan dan Merek Perniagaan dan berakhir dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Sebagai

ius constitutum, hal-hal dalam UU Merek dan Indikasi Geografis yang sifatnya

fundamental akan diuraikan secara mendalam dalam pembahasan pada bab ini. Hal

ini dimaksudkan untuk menerka peluang dan hambatan akan gagasan perlindungan

bunyi, bentuk dan aroma sebagai merek di Indonesia.

1. Pengertian, Fungsi, dan Jenis Merek

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU Merek dan Indikasi Geografis, merek

adalah:

“tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,

nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua)

dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi

dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang

dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam

kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Pada rumusan tersebut, istilah Merek diartikan tidak lepas dengan tujuan

penggunaannya yaitu untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa. Konsep definisi

1 O.C.Kaligis, Teori & Praktek Hukum Merek Indonesia, Alumni, Bandung, 2008, h. 2.

2

seperti ini pararel dengan pandangan Jeremy Philips, seorang ahli hukum merek

yang menegaskan bahwa merek:

“Proposed to be used in relation to goods for the purpose of

indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade

between the goods and some person having the right either as

proprietor or registered user to use the mark, whether with or without

any indication of the identity of the person.”2

Menurut Philips, merek tanda yang membangun hubungan antara barang atau jasa

dengan pemiliknya. Dalam pemasaran, merek berperan sebagai tanda yang

menuntun konsumen untuk mengidentifikasi sumber barang yang dilekatinya.

Argumen seperti ini juga ditegaskan Philip S. James, bahwa merek “used in

connection with goods which a trader uses in order to tignity that a certain type of

good are his.”3 Sehingga pada intinya gagasan pemaknaan merek berdasarkan

peruntukannya adalah pengertian sebagaimana yang disampaikan Harsono

Adisumarto. Bahwa merek adalah “tanda pengenal yang membedakan milik

seseorang dan milik orang lain..,”4

Pemaknaan merek sebagai alat perdagangan, selanjutnya dapat dilihat pada

3 (tiga) fungsi merek oleh P.D.D Dermawan, yaitu5:

a. Fungsi Indicator Sumber

Dalam fungsi ini, merek adalah tanda yang menunjukan keabsahan akan

suatu produk yang bersumber pada kegiatan usaha tertentu. Melalui

merek, konsumen dapat mengenal asal dan sumber barang atau jasa.

2 Jeremy Phillips, Op. Cit., h. 229. 3 H. Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2013, h.345. 4 Harsono Adisumarto, Hak Milik Perindustrian, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990,

h.44. 5 Adi Purwadi, Aspek Hukum Perdata pada Perlindungan Konsumen, Majalah Fakutas

Hukum Universitas Airlangga, Tahun VII, h. 59.

3

Artinya merek merupakan an indication of origin, yaitu memberikan

pengenalan akan sumber barang yang dilekatinya. Sehingga tidak

dibingungkan dengan maraknya perusahaan yang berbeda namun

memproduksi barang yang sejenis.

b. Fungsi Indicator Kualitas;

Merek adalah jaminan atas kualitas barang dan jasa. Hal ini berkaitan

dengan produk-produk bergengsi yang dalam pemasarannya kerap

ditiru oleh pelaku usaha lain. Dengan memproduksi barang sejenis

dengan pengenalan umum yang hampir sama, tapi dengan menurunkan

kualitas barang guna merauk keuntungan sebesar-besarnya. Terhadap

hal ini merek hadir sebagai a gurantee of quality. Sehingga ketika suatu

barang telah memperoleh kepercayaan kualitas dari konsumen, melalui

merek kepercayaan tersebut dapat dilindungii.

c. Fungsi Sugestif

Merek adalah pemberi kesan kepada konsumen atas barang atau jasa

yang diwakilkannya. Dalam fungsi ini, merek menjadi penarik perhatian

konsumen atas barang dan jasa.

Selain ketiga fungsi di atas, berdasarkan Artikel 6 Paris Convention for the

Protection of Industrial Property yang diadopsi Indonesia dalam Pasal 1 butir 2

dan 3 UU Merek 2001. Merek berdasarakan peruntukannya dibedakan menjadi dua,

yaitu merek yang digunakan atas barang dalam rangka membedakannya dengan

produk yang lain disebut Merek Dagang. Kemudian, merek yang memiliki fungsi

sama tetapi digunakan terhadap jasa disebut Merek Jasa. Pembedaan terhadap

4

merek juga dilakukan atas penggunanya yaitu yang digunakan oleh perseorangan,

ataupun yang digunakan secara bersama yang disebut merek kolektif6.

Selanjutnya pada pengertian di atas juga disebutkan jenis merek secara

explisit, yaitu berupa: “gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna,

dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau

kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut.” Pada rumusan demikian, UU

Merek menyebutkan sekurangnya dua jenis tanda dalam hukum merek. Berupa

tanda tradisional (gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna) dan

nontradisioanal (dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,

hologram). Tetapi apakah tanda non-tradisional sebagaimana disebutkan tersebut

benar-benar dilindungii oleh UU Merek dan Indikasi Geografis? TIDAK, UU

Merek 2016 benar bahwa memberikan perluasan perlindungan tanda sebagai

merek. Namun dikarenakan adanya syarat penampilan grafis yang harus dipenuhi

tanda non-tradisional maka sesungguhnya tanda non-tradisional tidak dapat

dilindungii!.

UU Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan frasa “merek adalah tanda

yang dapat ditampilkan secara grafis” dan kemudian meletakan frasa “untuk

membedakan barang dan/atau jasa” pada bagian akhir pengertian. Artinya, untuk

menjadi merek suatu tanda harus dapat ditampilkan secara grafis sebelumnya. Ini

tidak dapat dilakukan oleh tanda non-tradisional! Misalnya tanda bunyi, sebagai

6 Pada Pasal 1 butir 4 UU Merek dan Indikasi Geografis 2016, merek kolektif dijelaskan

sebagai merek yang digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang. Penggunaan yang

seperti ini telah dikenal sejak abad ke-10 era pembuatan gelas tiup oleh Vetro Atristico Murano,

yang kemudian berpuncak pada sertifikasi beer dengan merek Belgian Abbey Beer pada 1836. Di

Indonesia pengaturan merek kolektif diatur pada Pasal 46-51 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Yaitu secara prinsip, perbedaan menonjol dari merek jenis ini adalah berupa pengecualian dari

fungsi merek sebagai tanda mengidentifikasi sumber individual dari suatu barang layaknya pada

merek perseorangn.

5

tanda yang jelas tidak dapat dilihat sehingga bagaimana mungkin dapat ditampilkan

secara grafis. Atas hal ini, UU Merek tidak memberikan perlindungan terhadap

tanda non-tradisional. Namun, hanya sebatas untuk disebutkan semata.

2. Syarat Perlindungan Merek

Agar dapat dilindungii sebagai merek di Indonesia, suatu tanda yang

digunakan oleh seorang atau badan hukum haruslah memenuhi syarat perlindungan

sebagai merek. Adapun berdasarkan Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis

2016, sekurangnya terdapat enam syarat yang harus dipenuhi yaitu tidak:

a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-

undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang

dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal,

kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau

jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama

varietas tanaman yang dilindungii untuk barang dan/atau jasa yang

sejenis;

d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat,

atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

e. memiliki daya pembeda; dan/atau

f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Dalam rangka menjelaskan syarat pada rumusan di atas, menurut hemat

penulis pendapat Prof.Mr.Dr. Sudargo Gautama ketika membahas UU Merek 1961

masih relevan untuk dikutip lebih lanjut. Gautama berpendapat bahwa, yang

dimaksud dengan kelima syarat perlindungan merek tersebut adalah:

a. Memiliki Daya Pembeda

Suatu tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda ketika tanda

tersebut pada sifatnya hanya menunjukan karakter suatu barang bahkan

nama barang itu sendiri. Misalnya penggunaan merek berupa kata

“Kecap” untuk produk kecap, ataupun “Supermie” yaitu menunjukan

6

Mie yang kualitasya Super. Tanda semacam ini tidak dapat

membedakan antara barang dan jasa yang dilekatinya dengan barang

sejenis. Sebab, pada hakikatnya tanda tersebut hanya berupa gambaran

atas barang pada umumnya yang mana sangat mugkin menunjuk barang

yang lain asalkan sejenis.

b. Tidak Menjadi Milik Umum

Tanda milik umum adalah tanda yang telah dikenal dan dipakai secara

luas dan bebas di berbagai kalangan masyarakat. Misalnya, tanda

“tengkorak manusia yang dibawahnya digambarkan tulang yang

bersilang” tanda tersebut secara umum telah dikenal sebagai tanda

bahaya akan racun. Selain telah dikenal dan digunakan secara bebas,

suatu tanda dikatakan menjadi milik umum adalah ketika tanda tersebut

menunjukan kelaziman dan atau kebiasaan suatu budaya atau komunitas

masyarakat7. Misalnya tanda “kepalan tangan dengan ibu jari mununjuk

ke atas” yang disebut “Jempol”. Tanda tersebut oleh masyarakat

Indonesia merupakan kelaziman sebagai simbol pujian atas hal yang

menakjubkan.

Dalam hukum merek, tanda milik umum juga meiputi a mark that

describes the general category to which the underlying product

belongs8. Misalnya kata “Komputer” untuk produk dan peralatan

computer. Atas hal ini, merek yang adalah milik umum (public domain)

haruslah diperhatikan.

7 Rahmi Jened, Op. CIt., h. 103 8Overview of Trademark Law,

https://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tm.htm, dikunjungi pada 6 Oktober 2016

pukul 09.00

7

Salah contoh kasus adalah kata Gudang yang pada prinsipnya menunjuk

kepada tempat penyimpanan, namun karena oleh Pemerintah pada 1990-

an dilakukan penyuluhan agar semua industri rumah tangga dan industri

kecil untuk mendaftarkan rokoknya dengan merek Gudang. Sehingga

dewasa ini, terhitung sekitar 47 merek Gudang dari berbagai produsen

Rokok yang berbeda satu diantaranya merek Gudang Mas.

c. Bertentangan Dengan Keasusilaan Dan Ketertiban

Suatu tanda tidak dapat dilindungii sebagai merek, manakala tanda

tersebut dalam pengartiannya menyinggung bahkan melanggar

kesopanan, keasusilaan khlayak umum ataupun masyarakat tertentu.

Misalnya gambar yang memuat unsur porngrafi, ataupun kata-kata

cacian. Hal yang sama juga dengan tanda yang bertentangan dengan

Undang undang, misalnya pendaftaran merek gambar daun Canibus

yang notabenenya adalah daun ganja9. Hal ini dikarenakan tanda

tersebut menyangkut materi larangan narkotika yang terdapat pada

Undang undang Nomor. 05 tahun 1997 tentang Psikotrapika.

Suatu tanda juga tidak dapat didaftarkan sebagai merek ketika tanda

tersebut menyinggung moralitas agama. Misalnya tanda Salib yang

menunjuk pada agama Kristen dan Katolik, atau gambar Bulan Bintang

yang menunjuk pada agama Islam. Tanda untuk didaftarkan sebagai

merek juga harus memperhatikan ketertiban dan keamanan dalam

masyarakat, misalnya pendaftaran tanda Palu Arit yang adalah lambing

Partai Komunis Indonesia (PKI).

9 Rahmi jened, Op. Cit., h. 99

8

d. Merupakan Keterangan Yang Berkaitan Dengan Barang/ Jasa

Yang Dimohonkan

Tanda juga tidak dapat dilindungii sebagai merek, ketika tanda tersebut

hanya sekedar merangkan objek yang diwakilinya semata. Misalnya

merek berupa “gambar kopi” untuk produk kopi, ataupun “kata mobil”

untuk produk mobil. Namun, terhadap jenis tanda seperti ini pada

prinsipnya dapat dilindungi sebagai merek yaitu ketika dapat

membangun secondary meaning10.

3. Pendaftaran, Perpanjangan, Dan Pembatalan Perlindungan Suatu

Tanda Sebagai Merek

Pendaftaran tanda sebagai merek dapat dilakukan dengan dua sistem

pendaftaran, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Dalam system deklaratif,

pemegang merek adalah pengguna merek pertama kali. Sedangkan sistem

konstitutif yang juga dikenal dengan first to file system adalah pemegang merek

ditentukan sebagai pendaftar pertama dan bukan pengguna pertama. Indonesia

menganut system konstitutif.

3.1. Pedaftaran Dengan Itikad Baik

Sekalipun Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif, tidak berarti

bahwa tanda yang dapat didaftarkan sebagai merek merupakan tanda berupa tiruan

atas tanda yang belum didaftarkan. Prinsip ini dikenal dengan pendaftaran merek

berdasarkan itikad baik.

10 Lihat halaman 73.

9

Penegasan perlindungan merek yang berdasarkan itikad baik di atur

dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis yaitu: “Permohonan

ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.” Prinsip itikad baik

tersebut pada prinsipnya pararel dengan asas pelaksanaan perjanjian dalam Pasal

1338 ayat (3) Burgerlijk Wetboek (BW) yang menegaskan bahwa:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain

dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-

alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan

harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Nieuwenhuis11, itikad baik dalam rumusan Pasal 1338 di atas tergolongan

sebagai pemaknaan itikad baik dalam pengertiannya yang objektif. Sedangkan di

lain sisi, BW juga merumuskan pengertian itikad baik dalam pengertian subjektif

yaitu dalam Pasal 1977.

Telah ditegaskan bahwa pendaftaran merek harus berdasarkan itikad baik,

namun apakah yang dimaksud dengan itikad baik tersebut? BW tidak memberikan

pengertian yang tegas atas hal ini. Pengertian yang dapat dirujuk adalah definisi

goof faith dalam Black’s law dictionary bahwa itikad baik adalah:

A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2)

faithfulness to one’s duty or obligation, (3) observance of

reasonable commercial standarts of fair dealing in a given trade

or a business, or (4) absence of intent to defraud or to seek

unconscionable advantage12.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan

merek berdasarkan itikad baik adalah perlindungan suatu tanda dengan

memperhatikan sekurangnya empat hal terkait tujuan dan motivasi Pendaftar, yaitu:

11 J.H. Nieuwenhius, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Universitas Airlangga, Surabaya, h.

43. 12 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Thomson Reuters, St Paul, 2009, h. 726.

10

kejujuran (honesty), kesetiaan (faithfulness), sesuai standar (reasonable

commercial standarts), dan tidak berniat menipu (absence of intent to defraud).

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1986 dengan

Nomor. 220/PK/1996 mengenai perkara Nike, menjadi contoh pentingnya

memperhatikan itikad baik dalam melindungi tanda sebagai merek. Dalam kasus

tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan bahwa:

Pendaftaran merek No.141589 milik tergugat asal 1 jelas

merupakan perbuatan yang beritikad buruk karena

mempunyai kesamaan secara keseluruhan atau persamaan

pada pokoknya dengan merek dagang Nike dan nama

perniagaan Nike milik penggugat asal. Itikad buruk tergugat

asal 1 untuk meniru nama perniagaan dan merek dagang Nike

milik pengguat asal dengan tujuan membonceng pada

ketenaran nama perniagaan dan merek dagang penggugat asal

Perlindungan terhadap merek dengan memperhatikan itikad baik

dimaksudkan untuk mencegah tindakan tidak jujur. Berupa mengklaim merek

orang lain dengan maksud menikmati keuntungan dari ketenaran merek tersebut,

dalam contoh di atas yaitu merek Nike. Dalam pendaftaran merek itikad baik

merupakan syarat substantif. Sehingga penjelasan yang tepat atas pendaftaran

dengan system konstitutif yang dianut di Indonesia adalah pengertian yang

dikemukakan oleh Rahmi Jened, bahwa “pemohon pertama yang mengajukan

pendaftaran dengan itikad baik adalah pihak yang berhak atas merek sampai

terbukti sebaliknya.

3.2. Mekanisme Pendaftaran

Syarat dan tatacara permohonan pendaftaran merek lazimnya diajukan

dalam bentuk formulir standar. Pasal 4 ayat 2 UU Merek dan Indikasi Geografis

11

menyebutkan bahwa berkas permohonan pendaftaran merek harus mencantumkan

beberapa hal diantaranya:

a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;

b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;

c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui

Kuasa;

d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan

unsur warna;

e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali

dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan

f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang

dan/atau jenis jasa.

Mekanisme pendaftaran merek dimulai dengan pengajuan berkas dengan

ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Dalam hal Pemohon adalah lebih dari

satu orang ataupun badan hukum secara bersama-sama. Maka semua pemohon

harus dicantumkan di surat permohonan, dengan memilih satu orang untuk

menandatangani dengan menyertakan lampiran persetujuan yang lain. Serta

menunjuk salah satu alamat dari pada pemohon sebagai alamat bersama. Dalam

pengajuannya, berkas perkara permohonan harus dilampirkan dengan:

a. Label Merek dan bukti pembayaran biaya

b. Surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan

pendaftarannya

c. Surat kuasa, jika permohonan diwakili dengan kuasa

Indonesia juga mengakomodir permohonan pendaftaran merek dengan

hak prioritas13, sebagaimna di atur dalam Pasal 9 dan 10 UU Merek dan Indikasi

Geografis, bahwa:

13 Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari

negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau

Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa

tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota

salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang

telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

12

Pasal 9

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus

diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung

sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek

yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan

anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan

Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial

Property) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade

Organization).

Pasal 10

(1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Permohonan dengan

menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti

penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali

menimbulkan Hak Prioritas tersebut. (2) Bukti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia. (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling

lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, Permohonan tersebut tetap

Berdasarkan pengajuan permohonan pendaftaran merek di atas, selanjutnya

kantor merek menetapkannya sebagai merek dengan diikuti pengumuman pada

papan pengumuman khusus dan diterbitkan pada berita resmi merek, dengan jangka

waktu enam bulan untuk diajukan keberatan.

3.3. Jangka Waktu, Perpanjangan, dan Pembatalan Perlindungan

Setelah memenuhi syarat dan menempuh prosedur pendaftaran di atas, suatu

tanda yang dilindungii sebagai merek akan dihadapkan dengan jangka waktu

perlindungan, perpanjangan, dan kemungkinan pembatalan perlidungan sebagai

merek. Dalam hal penetapan mengenai waktu dalam perlindungan merek, secara

umum dirumuskan dalam Pasal 8 TRIPS dan Paris Convention yang menegaskan

bahwa: “Initial registration, and each renewel of registration of a trademark shall

13

be for a term of no less then seven years. The registration of a trademark shall be

renewable indefinitely.”

Perlindungan atas pendaftaran dan perpanjangan terhadap pendaftaran

adalah minimal 7 tahun. Penetapan waktu tujuh tahun pada TRIPS tersebut adalah

batas minimal perlindungan, oleh karenanya sebagai Negara anggota Indonesia

memberikan penambahan waktu perlindungan merek yaitu sampai 10 (sepuluh)

tahun sejak didaftarkan. Penetapan waktu tersebut tertuang dalam Pasal 35 ayat (1)

UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa: “Merek terdaftar mendapat pelindungan

hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.” Dan

kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 35 ayat (2) bahwa “Jangka waktu

pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk

jangka waktu yang sama.”

Lebih jauh, terkait dengan perpanjangan waktu ketika habis jangka waktu

perlindungan merek. Artikel 6 Paragraf (2) Paris Convention menjelaskan bahwa:

“however in no case shall the renewal of the registration of the mark in the country

of origin involve an obligation to renew the registration in the other countries of

the union in which mark has been registered.” Rumusan ini menjelaskan bahwa

perpanjangan perlidungan merek akan membawa implikasi yang sama dengan

perlidungan merek yang sama di Negara lain. Artinya jika merek dengan Negara

asal, misalnya Indonesia telah habis waktu perlindungannya dan oleh pemilik

merek diajukan permohonan perpanjangan waktu perlindungan. Maka pada saat itu

pemohon dibebankan kewajiban untuk juga memperpanjang jangka waktu

perlindungan penggunaan merek tersebut di Negara lain.

14

Sedangkan dalam hal penghapusan dan pembatalan perlindungan merek

sekurangya terdapat dua cara, yaitu melalui prakarsa Direktorat Jenderal HAKI dan

Prakarsa sendiri (pemilik merek). Namun, biasanya atas prakarsa Direktorat

Jenderal HAKI akan dibuka peluang untuk pihak ketiga terkait dengan pengajuan

gugatannya di Pengadilan Jakarta Pusat atau Pengadilan Niaga. Ketika gugatan

tersebut di kabulkan oleh pengadilan, maka oleh Ditjen HAKI akan dilakukan

penghapusan register merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dan

selanjutnya diumumkan dalam berita resmi merek.

4. Tinjauan Umum Perjanjian Internasional Tentang Merek

Dalam perlindungannya terhadap merek, Indonesia telah menjadi Negara

anggota dalam beberapa perjanjian internasional tentang merek. Berbagai klausul

perlindungan merek dalam perjanjian multilateral tersebut, kemudian menjadi

bingkai standar perlindungan merek dalam tingkat nasonal. Namun, selain

perjanjian yang telah diratifikasi Indonesia sebagai merek. Dalam

perkembangannya, muncul berbagai perjanjian tentang merek yang dihormati

Indonesia dalam pemberlakuan ketentuan perlindungan merek dalam negeri.

Berikut berbagai perjanjian multilateral tentang merek:

a. Agreement On Trade Related Aspects of Intelectual Property

Rights Including Trade In Counterfeit Goods (TRIPs)

TRIPS adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk mengurangi distorsi

hal-hal yang merugikan dan atau menyulitkan dunia perdagangan.

Sekaligus memberikan perlindungan atas hak-hak pribadi (private

property right) dinataranya adalah Merek. Beberapa prinsip umum

tentang merek yang diatur dalam TRIPSI adalah:

15

a. Legislative choice

b. National treatment

c. MFN principel

d. Non-discriminatory principle

e. Dlln

Dalam kaitannya dengan tulisan ini, Penulis akan mendasarkan tesis

perlindungan BBA sebagai merek karena memiliki daya pembeda,

pada Pasal 15 ayat (1) yang pada intinya menegaskan: “Any sign, or

any combination of signs capable of distinguishing goods or services

of one undertaking from those of undertakings shall capable of

constituting of trademark

Dimana frasa “any sign” diasumsikan sebutan implisit terhadap jenis

merek bunyi, bentuk dan aroma (BBA).

b. The Paris Convention For The Protection of Industrial Prperty

Rights

Paris convention adalah perjanjian yang berperan penting dalam upaya

perlindungan merek. Indonesia telah meratifikasi Paris convention

dengan Keputusan Presiden (Keppres) No.15/1997. Beberapa hal yang

ditetapkan dalam perjanjian ini adalah:

a. Independence of protection

b. Peralihan hak merek

c. Nama barang (trade name)

c. Trademark Law Treaty

16

Trademark Law Treaty (TLT) adalah perjanjian yang dibuat di Jenewa-

Swiss pada 24 Oktober 1994. Kemudian diratifikasi oleh Indonesia

dengan Keppres No.17/1997. Hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian

ini adalah sebagai berikut:

a. Prosedur standar permohonan perdaftaran merek

b. Pembatasan pemberlakuan perjanjian atas jenis merek tertentu

c. Melampirkan petunjuk teknis

d. The Madrid Agreement Concerning The International Registration

of Marks

Perjanjian Madrid adalah dimaksudkan untuk mengoptimalkan

pemberian perlindungan merek secara lintas Negara. Sama halnya

dengan TLT, konvensi ini juga dilengkapi berbagai protocol, seperti:

a. Pendaftaran merek secara internasional

b. Perpanjangan jangka waktu

c. Biaya

e. The Madrid Agreement Concerning The Reputation Of False

Indication of Origin (1891)

Perjanjian ini diadakan pada 14 April 1891, yang ditujukan untuk

mengatasi indikasi palsu yang dapat salah paham atas asal usul barang

yang dilekati oleh merek. Perjanjian ini, hanya sedikit mengatur

mengenai merek dan cenderung menetapkan hal-hal terkait indikasi asal

barang.

f. Agreement For The Protection of Appelation of Origin and The

International Registration (1958)

17

Perjanjian ini diadakan pada 31 Oktober 1958, dengan konsentrasi pada

perlindungan terhadap merek berdasarkan nama geografis Negara

ataupun wilayah tertentu. Beberapa hal yang diatur dalam perjanjian ini

adalah:

a. Penyusuna sistem notofikasi merek

b. Perlindungan atas penggunaan yang merupakan rampasan merek

c. Pencegahan penggunaan instilah generic

Atas berbagai perjanjian tentang merek di atas, sikap Indonesia

terhadap setiap klausul pada perjanjian tersebut adalah dilakukan

dengan berdasarkan Pasal 31 Vienna Convention on The Law of

Treaties, yang menyataan bahwa:

“The treaty shall be interpreted in good faith..., in the

light of its object and purpose.. Shall comprises.. The

preamble some what limited because its not

operational, in the sense it can not be used to modify

(broaden pr narrow) obligations that are clearly

established in the provision of the agreement.”

Artinya Indonesia dalam menerapkan kaidah dalam perjanjian

internasional di atas termasuk di dalamnya ketentuan Pasal 15

TRIPS. Haruslah dilaksanakan berdasarkan itikad baik, secara sadar

serta pro aktif.

Atas uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa saat ini hukum merek di

Indonesia tidak dengan tepat memberikan perlindungan terhadap merek

nontradisioanal yaitu diantaranya Bunyi, Bentuk dan Aroma. Adapaun pada sub

“tinjauan umum perjanjian internasional” Indonesia telah disebutkan bahwa telah

meratifikasi TRIPS. Oleh karenanya dengan mengingat bahwa hukum senantiasa

untuk tetap progresif terhadap perkembangan, maka kehadiran tanda non-

18

tradisional yaitu bunyi, bentuk, dan aroma (BBA) haruslah dilindungii sebagai

merek di Indonesia yaitu dilakukan dengan menitikberatkan pada Pasal 15 TRIPS

yang menegaskan keutamaan daya pembeda dan bukan penampilan grafis dalam

perlindugan merek. Sehingga dalam rangka menempatkan argumen perlindungan

BBA sebagai merek di Indonesia maka lebih lanjut Penulis akan menjelaskan

tentang merek yang adalah tanda dengan daya pembeda.

19

B. PEMAKNAAN TANDA DAN KONSEP DAYA PEMBEDA DALAM

PERLINDUNGAN MEREK

Kesimpulan pada sub bab sebelumnya merek adalah tanda, tanda yang

memiliki daya pembeda. Namun, apakah yang dimaksud dengan “tanda” tersebut?

dan bagaimanakah daya pembeda itu? Pada sub bab ini, Penulis akan mengulas

mengenai jenis dan ragam tanda baik tradisional maupun non-tradisional, konsep

daya pembeda dan pertimbangannya dalam perlindungan tanda sebagai merek.

1. Hakikat Tanda

Penelusuran pemaknaan “tanda” pertama kali dilakukan secara filosofis

oleh Charles Sanders Peirce, dalam artikel What Is a Sign? Ia menjelaskan:

There are three kinds of signs. Firstly, there are likenesses, or

icons; which serve to convey ideas of the things they represent

simply by imitating them. Secondly, there are indications, or

indices; which show something about things, on account of their

being physically connected with them. Thirdly, there are symbols,

or general signs, which have become associated with their meanings

by usage. Such are most words14.

Pada pendapatnya, Charles menjelaskan bahwa tanda dapat dimengerti melalui tiga

penampakannya. Pertama, tanda sebagai persamaan (likenesses) terhadap sesuatu

hal. Foto misalnya, sebagai hasil potret dari objek yang dipotret memiliki kemiripan

yang sangat sempurna dengan objek. Kesempurnaan persamaan tersebut lah yang

menjadikan foto sebagai “tanda” atas objek potret tersebut. Sehingga sesuatu

dikatakan sebagai tanda manakala ia memiliki kemiripan dengan objek yang

dilekatinya; Kedua, tanda sebagai indikasi (indications) yaitu memberikan

petunjuk atas sesuatu dengan menarik perhatian (intention). Charles menjelaskan

14 Charles Sanders Peirce, What Is a Sign?,

https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/peirce1.htm, dikunjungi pada

tanggal 11 November 2016 pukul 13.30.

20

bahwa: Anything which focuses the attention is an indication15, dalam ciri ini tanda

dimaknai sebagai sesuatu yang menggambar hal tertentu dengan cara yang menarik;

Ketiga, tanda sebagai simbol yaitu dikatakan sebagai tanda jika ia digunakan

bersama objek tertentu (meanings by usage).

Sekalipun dapat diidentifikasi bahwa sesuatu disebut sebagai tanda jika ia

tampak diantara ketiga penampakan di atas. Namun, sesuatu yang seperti apakah

yang layak diklasifikasi berdasarkan tiga penampakan tersebut? Atas hal ini maka

lebih lanjut dapat dikutip pendapat Giovanni B. Ramello yang menyatakan bahwa:

“a sign is anything that stands for something else.., used to represent objects,

experiences, states of mind and much more16. Jika mendasarkan pada pendapat

Giovanni tersebut maka sesungguhnya kata “sesuatu” adalah berarti luas yaitu

segala hal (anything) asalkan ia merupakan perwakilan objek tertentu. Sehingga

yang dimaksud dengan “tanda” adalah suatu representasi akan suatu objek.

Selain merumuskan pengertian tanda, Giovanni juga menjelaskan

penggunaan istilah tanda dalam tata bahasa. Ia menjelaskan:

“A sign is a container whose significance can be extended in

different directions: it can have a literal meaning, that is to say a

direct and straightforward interpretation, as well as a series of more

complex and indirect complementary meanings, which contribute

in different ways to the communication process.”17

Secara peristilahaan, tanda dapat dapat memiliki satu dari antara dua arti yaitu

secara harafiah maupun makna pelengkap. Secara harafiah tanda adalah istilah yang

digunakan untuk menyederhanakan pemaknaan objek dalam rangka interpretasi.

15 Ibid., 16 Giovanni B. Ramello, What's in a Sign? Trademark Law and Economic Theory,

Department of Public Policy and Public Choice, Chicago, 2006, h.2. 17 Ibid.,

21

Sedangkan secara pelengkap, tanda adalah istilah untuk mengkomunikasikan objek

yang dilekatinya.

Jika sebelumnya diuraikan akan pengertian tanda menurut para ahli, maka

selanjutnya Penulis mengutip pertimbangan Mahkamah Agung Amerika Serikat

dalam sengketa antara Qualitex Co Vs Jacobson Prods untuk meletakan

pengertian tanda secara hukum merek. Dalam kasus tersebut, pengadilan

menjelaskan bahwa “a trademark may be almost anything at all that is capable of

carrying meaning”. Disebut sebagai hampir segala sesuatu yang mampu membawa

makna mengandung arti bahwa Pengadilan telah mengambil posisi terbuka

terhadap pengertian tanda. Hal tersebut terlihat pada interpretasi mahkamah atas

Lanham Act of the United States yang menyatakan: any word, name, symbol, or

device, or any combination thereof.., to identify and distinguish his or her goods,

including a unique product, from those manufactured or sold by others and to

indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

Pada kasus di atas, sekalipun tidak secara explisit disebut tanda warna

sebgai bagian dari antara tanda yang dimaksud dalam Lanham Act of the United

States. Majelis hakim dengan mendasarkan pada tesis bahwa warna dapat

digolongankan sebagai sesuatu yang mampu membawa arti tertentu, maka

mahkamah melakukan interpretasi atas frasa “any.., symbol or device” yaitu bahwa

“warna” termasuk di dalamya.

Artinya dalam hukum merek, pengertian tanda adalah tidak jauh berbeda

dengan pengertian para ahli. Namun, juga tidak berarti sama! Kata kunci perbedaan

tersebut terletak pada frasa “almost” pada pendapat mahkmah yang menyatakan “a

trademark may be almost anything at all that is capable of carrying meaning”.

22

Sehingga tidak semua hal adalah tanda, melainkan hanya beberapa hal saja yaitu

yang mampu membawa makna secara hukum merek18. Atas hal ini maka dapat

disimpulkan bahwa dalam Hukum Merek, tanda merupakan simbol yang

merepresentasikan suatu barang dan Jasa yang sifatnya complementary, yaitu

memberikan informasi kepada konsumen tentang sumber barang dan jasa tersebut.

2. Jenis Tanda

Pada perkembangannya tanda terbagi menjadi dua yaitu tanda yang disebut

tradisional dan non-tradisional. Terhadap kedua pembedaan ragam tanda terebut,

International Trademark Association (INTA) dalam Artikel “Fact Sheets Types of

Protection” menjelaskan bahwa:

“Traditionally, trademarks have consisted of a word, a logo or a

combination of both,,,Over time, other elements besides words, logos

and graphic designs have come to serve as identifiers of the source

of goods or services, thus serving the function of marks. These are

called nontraditional marks.”19

Dijelaskan bahwa eksistensi tanda non-tradisional adalah muncul kemudian setelah

tanda tradisional. Tanda non-tradisional disebut sebagai “other elements“ yang juga

serving the function of marks. Artinya keberadaan tanda non-tradisional menunjuk

pada perkembangan (over time) dalam dunia perdagangan, yaitu semula eksis

dengan tanda tradisional saja yang kemudian diramaikan dengan tanda non-

tradisional. Berikut uraiakan masing-masing ragam tanda tersebut.

18 Frasa “capable of carrying meaning” mengandung arti lebih spesifik yaitu dalam hukum

merek disebut daya pembeda. interpretasi ini pararel dengan pendirian Mahkamah yang melegalkan

perlindungan tanda “warna” sebagai merek di Amerika karena memiliki daya pembeda sebagai

merek. Lihat hal, 60. 19 INTA, Fact Sheets Types of Protection,

http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/FactSheets.aspx, dikunjungi pada tanggal

17 September 2016 pukul 13.30.

23

2.1. Tanda Tradisional

Jenis tanda yang disebut tradisional dapat dilhat pada UU Merek

sebelumnya (UU Merek 2001) yang saat ini telah juga disebutkan pada sebagian

frasa UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu meliputi tanda:

a) Gambar

Gambar merupakan jenis tanda berupa logo atau icon. Penggunaan

gambar sebagai tanda khusus merupakan gambar hasil imajinasi

bukan gambar senyatanya seperti pemandangan alam hasil fotografi.

Misalnya, gambar lengan berotot digabungkan dengan bangun

segitiga untuk merek Live Haaf atau gambar kelinci pada merek Dua

Kelinci.

b) Nama

Pada dasarnya nama yang dapat didaftarkan sebagai merek adalah

nama pribadi seseorang yang telah membangun secondary meaning

dalam pengunaannya. Dalam praktik perdagangan di Indonesia,

tanda berupa nama biasanya digunakan sebagai merek jasa

ketimbang merek dagang. Misalnya, tempat salon dan spa dengan

merek Martha Tilaar.

c) Kata

Pengunaan tanda jenis ini terlihat pada kata Mandiri untuk Bank,

ataupun Toyota untuk produk mobil. Tanda jenis ini didaftarkan

sebagai merek dengan memperhatikan pemilihan jenis kata dalam

kaitannya dengan kata-kata umum dalam masyarakat.

24

d) Huruf-huruf

Berbeda dengan tanda kata yang adalah gabungan dari pada huruf.

Tanda huruf adalah serangkaian huruf acak yang tidak berbentuk

kata, misalnya PCW untuk merek konsultan manajemen ataupun

huruf F sebagai merek Facebook.

e) Angka-angka

Misalnya angka 3 untuk provider kartu GSM Three.

f) Susunan warna

Tanda jenis ini adalah berupa perpaduan antara masing-masing

warna, misalnya warna merah, putih, dan biru untuk minuman

Pepsi ataupun warna merah, biru, dan hijau untuk logo Pertamina.

g) Kombinasi dari unsur-unsur tersebut

Merek jenis ini adalah merek yang memadukan semua tanda di atas,

ataupun sebagian tanda saja. Misalnya merek Aqua untuk air

mineral yang terdiri atas Kata Aqua, Gambar gunung yang abstrak,

Berwarna biru, biru kemudaan, dan hijau.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa tanda yang tergolongan

tradisional adalah tanda yang penampakannya bersifat visual saja (indra penglihat).

Artinya tanda tersebut secara kasat mata dapat dilihat oleh konsumen ketika

membedakan barang dan jasa pada waktu perdagangan. Karakteristik lain yang

terliat adalah tanda tradisional akrab dengan penggabungan jenis tanda. Situasi

demikian sangat berbeda dengan tanda non-tradisional, yaitu tanda yang

25

menggunakan lebih dari satu indra dan akrab dengan pengenalan sejenis saja,

berkut urainnya.

2.2. Tanda Non-tradisional

Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis telah sedikit

menyebutkan akan jenis tanda non-tradisional yaitu meliputi tanda “dalam bentuk

2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram”. Namun,

sesungguhnya juga terdapat tanda lain seperti aroma. Adapun berbagai jenis tanda

yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a) Warna (colour)

Color is essential to the brand-building process because it’s the

most visible first point of communication20. Warna (color) yang

dimaksudkan di sini, berbeda dengan konsep warna dalam tanda

tradisional. Sebagai tanda non-tradisional warna dipandang secara

eksklusif yaitu tanda tanpa gabungan dari tanda lain. Sedangkan

sebagai tanda tradisional warna dianggap tidak dapat dipisahkan

dengan features berupa tanda lain, misalnya warna “merah, biru,

hijau” yang menyatu dengan tanda “kata Pertamina” sebagai merek

Pertamina. Melainkan warna tanpa gabungan dengan tanda lain.

b) Aroma (scent)

Tanda jenis aroma adalah tanda yang memiliki kemampuan untuk

membedakan antara barang/ jasa berdasarkan pengenalannya yang

non visual. Salah satu contoh tanda ini adalah bau lavender di

restoran Prancis. Nagourney, dalam artikel Sensations: A Hint of

20 Martin Lindstrom, Op Cit., h.47.

26

Lavender and the Scent of Money menjelaskan bahwa Lavender

scents could influence many consumption environments21. Atas hal

ini, bau adalah tanda yang berdasar pada indra penciuman

konsumen.

c) Bunyi (sound)

Sebagai tanda, bunyi tampil berdasarkan indra pendengar. Bunyi

yang dimaksud bukanlah bersifat lagu, melainkan kutipan dan atau

penggalan bunyi yang digunakan untuk membedan barang dan

jasa. Berikut beberapa pendaftaran Bunyi di USPTOn yaitu:

Pendaftaran bunyi berupa tertawa dalam seorang laki-laki,

dengan deskripsi ‘Ho-Ho-Ho’. Bunyi didaftarkan dalam Reg.

No. 2519203.

Pendaftar suara bebek yang berarti ‘AFLAC’” oleh perusahan

asuransi, yang selanjutnya didaftarkan dengan nomor Reg No.

2607415.

d) Rasa (Flavor)

Brands that can incorporate taste can clearly build a very strong

brand platform22. Kedudukan rasa sangat strategis di dunia

perdagangan antar barang. Sebagai contoh, dibedakannya antara

minuman soda oleh konsumen berdasarkan rasa (taste) masing-

masing minuman seperti antara Cola-cola dan Pepsi misalnya.

21 Eric Nagourney, Sensations: A Hint of Lavender and the Scent of Money, The New York

TImes:2005, http://www.nytimes.com/2005/07/05/health/sensations-a-hint-of-lavender-and-the-

scent-of-money.html?_r=0, di kunjungi pada tanggal 21 September 2016 pukul 17.00. 22 Jerome Gilson dan Anne Gilson LaLonde, Op.cit., h. 30

27

e) Gambar Bergerak (motion)

A trademark may identify and distinguish goods by using images in

motion, perhaps on a television, movie or computer screen23.

Gambar bergerak yang dimaksud adalah inovasi dari logo atau

gambar dalam merek tradisional. Jika logo atau gambar

berorientasi pada bidang cetak, gabar bergerak (motion) lebih

kepada penampilan dalam layar program. Yaitu berikaitan dengan

kemampuan “pergerakan” yang hanya dapat ditampilkan dalam

program saja.

f) Bentu Tiga Dimensi (three dimensional shapes)

Lindstrom membagi bentuk tiga dimensi menjadi 4 (empat) bidang,

yaitu:

Bentuk produk

Bentuk pengepakan barang

Bentuk bangunan

Bentuk Dekorasi ruangan

Adapun lebih lanjut Penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai

tanda non-tradisional hanya pada ketiga jenis tanda saja yaitu Bunyi, Bentuk dan

Aroma (BBA)24. Pemilihan ketiga tanda tersebut didasarkan pada perkembangan

perdagangan dan hukum merek yang menunjukan bahwa ketiga tanda tersebutlah

23 Ibid., h. 806. 24 Pemilihan ketiga jenis tanda yaitu BBA merupakan batasan penulis untuk menelaah lebih

jauh tentang tanda non-tradisional. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Indonesia hanya sepatutnya

untuk melindungi tanda BBA saja melainkan perlindungannya dapat dilakukan secara tertentu yaitu

terbuka terhadap pendaftaran tanda non-tradisional lain.

28

yang mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan tanda non-tradisional yang

lain. Hal ini terlihat dari prospek perlindungannya yang mana telah dilakukan lebih

lama dibandingan tanda lain, yaitu; Bentuk, berupa bentuk alat seperti botol/

kemasan suatu produk. Pendaftarannya sebagai merek telah dilakukan oleh Coca

Cola di Amerika Serikat pada 1916;25 Bunyi, tanda berupa alunan nada yang

menggambarkan barang atau jasa dalam pemasarannya. Pendaftaran bunyi telah

dilakukan atas deru motor oleh Harley Davidson di Amerika pada 1997;26 Aroma,

yaitu tanda yang memberikan bau dan harum yang berbeda sebagai pembeda antara

produk. Prospek pendaftarannya terkenal dengan kasus smell of fresh cut grass di

Belanda 1996

2.3. BBA Adalah Tanda

BBA adalah tanda! kesimpulan ini merupakan hasil penelusuran bentuk,

bunyi dan aroma terhadap karakteristik tanda pada angka 1 dalam sub bab ini.

Dimana sesuatu dikatakan sebagai tanda jika ia memenuhi tiga karakter tanda,

yaitu: merupakan simbol, merepresentasikan dan digunakan bersama dengan

sesuatu yang diwakilinya, sifatnya menerangkan sesuatu lain dan bukan tanda itu

sendiri (complementary meaning). Berikut ulasan ketiga syarat tersebut kepada

BBA.

Bentuk

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “bentuk”

diartikan sebagai “wujud yang ditampilkan (tampak).”27 Pengertian

25 Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan hak Eksklusif, Airlangga

University Press, Surabaya, 2007, h. 89. 26 Verena V.Boomhard, European Trademark Law, Planck Institute, Jerman, 2004, h.28. 27 http://kbbi.web.id/bentuk, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 11.40.

29

tersebut jika dimaknai bersama dengan definisi “shape” yang

menjelaskan “the physical form or appearance of a particular

person or thing.”28 Maka berarti bahwa bentuk adalah wujud dan

atau penampakan dari sesuatu, pengertian ini dapat lebih spesifik

jika mendasarkan pada denifinisi KBBI yang menyebut jenis

penampakan berupa “lengkung; lentur dlln”. Sehingga bentuk

merupakan wujud berupa model tertentu.

Dalam sifatnya sebagai wujud, penampakan bentuk berdasarkan

pemaknaan tanda oleh Charles S. Pierce adalah tergolong pada jenis

tanda berupa symbol. Pemaknaan demikian tentu harus diartikan

ketikan bentuk hadir bersama objek yang lain. Dalam tulisan ini,

bentuk adalah tanda karena bentuk hadir sebagai representasi barang

dan atau produk tertentu. Misalnya botol Cola-cola. Bentuk melalui

penampakannya yang menarik seperti menggunakan wujud segitiga

misalnya dapat menerangkan dan memberikan kekhasan terhadap

produk.

Bunyi

KBBI memberikan pengertian bunyi sebagai “sesuatu yang

terdengar (didengar) atau ditangkap oleh telinga.”29 Pemaknaan

demikian dapat lebih spesifik jika diartikan bersama pamaknaan

dalam kasus NBC Chimes, yang mejelaskan karakteristik bunyi

28 http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shape, dikunjungi pada tanggal 23

Januari 2017 pukul 11.45. 46 http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sound, dikunjungi pada tanggal 23

Januari 2017 pukul 11.50.

30

(sound) sebagai “the chimes as a brief musical composition

consisting of three sounds, set to a specific tempo, in a specific

order, and played by a specific instrument.” Artinya bunyi yang

dimaksudkan pada tulisan ini, yaitu keberadaan bunyi sebagai tanda

berupa composisi nada yang note dan cara memainkannya berbeda

dan spesifik.

Bunyi tergolong sebagai tanda dengan sifat symbol karena

karakteristiknya yang menggunakan note spesifik dan hanya

menggambarkan objek yang diwakilinya. Misalnya bunyi NBC

Chimes yang digunakan untuk tanda jasa Radio NBC. Artinya, sama

seperti bentuk yaitu bunyi dikatakan sebagai tanda hanya ketika ia

juga digunakan bersama dengan barang atau jasa guna menerangkan

barang dan jasa tersebut.

Aroma

Jika dilihat dalam KBBI, aroma berarti “bau-bauan yang harum

(yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau akar-akaran.”30 Aroma

yang dikatakan sebagai tanda adalah bukan diantaranya Parfum,

sebab jika parhum hadir sebagai objek atau produk itu sendiri.

Sedangkan aroma dalam pengertian tanda adalah bau yang

digunakan untuk mewakilkan jasa tertentu.

30 http://kbbi.web.id/aroma, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 11.50.

31

Dalam penelitian di Prancis misalnya31, diketemukan bahwa

konsumen mengidentikan restoran tertentu melalui baunya yaitu bau

Lavender.

BBA merupakan tanda yang merepresentasikan masing-masing objek,

seperti Bunyi dan Aroma yang mewakili jasa tertentu dan Bentuk yang juga

mewakili produk tertentu. Maka BBA jelas merupakan tanda. Namun kemudian

sebagaimana yang telah juga ditegasan pada pembahasan tersebut, bahwa

pemaknaan tanda dalam hukum merek dilakukan dengan tertutup secara hukum

merek. Artinya, apakah tanda yang mewakili dan menerangkan barang dan jasa

dapat langsung disebut sebagai merek? Tidak, merek adalah tanda yang bukan

hanya sekedar mewakili dan menerangan saja melainkan hadir sebagai pembeda

antara barang dan jasa tersebut. Daya pembedalah lah yang ikut menentukan

“sesuatu” untuk menjadi tanda dalam hukum merek. Sehingga tesis bahwa BBA

adalah tanda yang dimaksud dalam hukum merek, harus dibuktikan dengan

diketemukannya daya pembeda pada BBA.

3. Konsep Daya Pembeda

Kemampuan membedakan yang dimiliki tanda merupakan alasan utama

tanda tersebut dilindungii sebagai merek. Tesis ini sejalan dengan Pasal 15 ayat (1)

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), yang menerangkan

bahwa: “Any sign, or any combination of signs capable of distinguishing goods or

services of one undertaking from those of undertakings shall capable of

constituting of trademark. Namun, apakah daya pembeda itu? Dalam artikel “What

32

makes a trade mark distinctive?” menjelaskan bahwa daya pembeda adalah

whatever makes32 it capable of distinguishing the goods or services of one

undertaking from those of another33. Atas hal ini, konsep daya pembeda

merupakan teori tentang kemampuan tanda untuk mengidentifikasi sumber barang,

atau yang disebut source distinctiveness theory.

Dalam hukum merek, Geoffrey Hobbs QC membagi konsep pembedaan

tanda menjadi dua yaitu secara alami dan secara penggunaan. Pandangan tersebut

merupakan komentar Geoffrey atas frasa “devoid of any distinctive character”

dalam bagian 3 ayat (1) hurub (b) of the Trade Marks Act 1994 (UK) yang

menegaskan bahwa “The following shall not be registered- trade marks which are

devoid of any distinctive character.” Frasa “devoid of any distinctive character”

dalam terjemahan lain dipadankan dengan “no distinctive character”, sehingga

Geoffrey lebih lanjut berpendapat:

“What does devoid of any distinctive character mean? I think the

phrase requires consideration of the mark on its own, assuming no

use. Is it the sort of word (or other sign) which cannot do the job of

distinguishing without first educating the public that it is a trade

mark? A meaningless word or a word inappropriate for the goods

concerned (North Pole for bananas) can clearly do so. But a

common laudatory word such as “Treat” is, absent use and

recognition as a trade mark, in itself (I hesitate to use the word from

the old Act but the idea is much the same) devoid of any inherently

distinctive character.”34

32 Pada frasa “whatever makes” tersebut mengandung arti konsep daya pembeda berifat

“open contex” atau dengan kata lain daya yang membedakan adalah tidak terbatas. Melainkan

disebut sebagai hal yang membedakan ketika pada praktiknya, hal tersebut membuat tanda mampu

untuk membedakan antara barang yang satu dan yang lain. Atas dasar inilah kemudian dalam tulisan

ini, Penulis akan membangunan tesis bahwa daya pembeda dapat pula sebagai “hubungan

emosional”. 33 CAM Trade Marks & Ip Services, What Makes a Trade mark distinctive,

http://www.camtrademarks.com/index.php?q=node/44, dikunjungi pada tanggal 24 September 2016

pukul 11.30. 34 New Zealand intelectual Property Office, Absolute grounds distinctiveness,

https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/absolute-grounds-

distinctiveness/#fnref:8, dikunjungi pada 25 September 2016 pukul 16.00.

33

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep pembedaan adalah

dapat terjadi secara alami (nature) dan pembedaan berdasarkan penggunaan

(nurture). Tanda dengan pembedaan “alami” adalah tanda yang penampakannya

dapat langsung membedakan barang dan jasa yang satu dan yang lain. Artinya

pembedaan alami merupakan pembedaan kuat dengan kekhasan. Sedangkan tanda

yang memiliki pembedaan bersifat “pengunaan” adalah tanda yang dikatakan

memiliki pembeda karena dikenal sebagai pembeda dalam penggunaanya terhadap

barang dan jasa.

Selanjutnya atas kedua pembedaan, baik alami dan oleh penggunaan dalam

hukum merek dikenal sebagai “sifat pembeda tanda” atau yang juga disebut

“spectrum of distinctiveness”. Identifikasi masing-masing sifat pembeda yaitu

meliputi pembedaan alami dan penggunaan muncul dalam kasus Abercrombie &

Fitch Co. Vs Hunting World di Amerika Serikat, dimana menegaskan bahwa daya

pembeda pada tanda dapat berupa:

a. Fanciful

Tanda berupa khayalan yang unik dan menarik dengan tidak

menggambarkan secara jelas barang dan jasa yang diwakilinya. Tanda

dalam jenis ini, lebih fokus kepada upaya untuk membedakan barang

dan jasa melalui keunikannya yang tidak dimiliki tanda lain. Yaitu

dengan tidak membangun keterkaitan langsung antara tanda yang

digunakan sebagai merek dengan objek yang diwakilinya. Sebagai

tanda khayalan, tanda fanciful merupakan tanda yang berasal dari setiap

imajinasi atas masing-masing orang. Misalnya kata Kodak untuk jenis

camera di Amerika Serikat, perumusan kata Kodak tersebut

34

dilatarbelakangi oleh kesukaan George Eastman sebagai Pengusaha

kamera atas alphabet K.35 Ia yakin bahwa kata berawaln dan berakhiran

dengan K lebih kuat dan menarik. Sehingga lahirlah merek Kodak di

1888 tersebut.

b. Arbitrary

Berbeda dengan tanda fanciful yang menggunakan unsur khayalan,

tanda arbitrary lebih menggunakan makna yang secara langsung

memiliki kaitan dengan objek yang lain dibandingkan barang atau jasa

yang direpresentasikannya. Tujuan tanda ini adalah memfokuskan

pembedaan suatu barang jasa, dengan terlebih dahulu mengenal tanda

khas yang melekat padanya. Misalnya kata Apple yang notabenenya

merupakan nama buah, namun dijadikan merek untuk barang/ produk

komputer. Sebagaimana merek mobil sport yang menggunakan nama

Jaguar.

c. Suggestive

Sebagai kebalikan dari fanciful dan arbitrary, tanda yang tergolongan

sebagai suggestive lebih mengutamakan penciptaan kesan tanda mana

memiliki hubungan erat dan bahkan langsung dengan barang dan jasa.

Misalnya, kata World Book untuk encyclopedia dan kata Liquid Paper

untuk merepresentasikan produk penghapus tinta cair.

d. Descriptive

Tanda dengan sifat descriptive merupakan tanda yang menggambarkan

langsung akan kondisi suatu barang atau jasa yang dilekatinya.

35 W.M Kiplinger, "The story behind Kodak Trademark". Kiplinger's Personal Finance,

Washington D.C, 1962, h.40.

35

Sehingga ketimbang memberikan pembeda pada barang dan jasa

melalui pemaknaan terkait dengan tanda. Sebagaimana yang dilakukan

oleh tanda suggestive, tanda descriptive lebih mengutamkan deskripsi

langsung suatu objek yang dilekatinya. Misalnya, kata Supermie,

dimana bentuk deskripsi atas kualitas suatu mie yaitu super.

e. Generic term

Tanda yang disebut generic adalah tanda yang menggambarkan genus

produk yang direpresentasikannya. Oleh karenanya, perlindungan

terhadap tanda generic akan merugikan barang sejenis. Sebab

ketimbang memberikan pembeda khusus atas objek, tanda jenis ini lebih

bersifat menerangkan objek secara umum. Misalnya, kata Larutan

Penyegar untuk produk larutan penyegas, atau kata Tas untuk produk

tas.

Selain kelima klasifikasi di atas, dewasa ini juga muncul berbagai klasifikasi sifat

pembeda lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Rahmi Jened yaitu36:

a. Deceptive misdescriptive

Kebalikan dari tanda descriptive, tanda ini adalah memberikan

gambaran langsung atas suatu produk lain yang tidak diwakilinya.

Berbeda dengan tanda arbitrary yaitu menggunakan pemaknaan yang

berbeda degan benda yang dilekatinya, tanda miss descriptive lebih

mengutamakan memberikan gambaran yang keliru. Misalnya, Baby Dry

untuk produk diapers bayi.

36 Rahmi Jened, Op. cit., h. 75-84.

36

b. Personal names

Tanda ini berupa individual karakter, yaitu nama seseorang sebagai

pembeda yang melekat pada barang atau jasa. Misalnya, Marta Tilar

untuk Spa.

c. Desceptive

Tanda yang menipu dan menyesatkan Konsumen melalui gambaran

tanda terhadap barang dan jasa yang diwakilinya. Contoh tanda ini

misalnya, Lamb Skin sebagai merek cover seat jok mobil padahal tidak

terbuat dari bulu domba.

d. Geographically desceptively misdescriptive.

Tanda pada golonganan ini merupakan tanda yang menipu secara

geografis. Misalnya, produk yang diproduksi di Indonesia tetapi

diberikan merek kata berupa “Made In Thailand”. Sehingga akan

menyesatan konsumen, ketika ia hendak membeli barang hasil produksi

Negara tertentu dalam hal ini adalah Thailand.

Berbagai sifat pembeda pada tanda di atas tidak hanya berguna untuk

mengidentifikasi kekuatan pembeda pada setiap tanda. Melainkan lebih lanjut

digunakan sebagai tolak ukur dalam prinsip perlindungan suatu tanda sebagai

merek. Hal ini ditegaskan oleh Eric dan Mark, yang menjelaskan bahwa atas setiap

sifat pembeda yang dimiliki tanda maka dapat digolongankan tiga golongan

perlindungan tanda sebagai merek yaitu:37:

a) Inherently distinctives: eligible for immediate protection upon use.

37 Eric Gastinel dan Mark Milford, The Legal Aspects of Community Trade mark, Kluwer

law, London, 2002. H. 117.

37

Golonganan ini terdiri atas dua, yaitu fanciful, arbitrary dan

suggestive.

b) Capable of becoming distinctive: eligible for protection only after

development of consumer association (secondary meaning).

Tanda yang termasuk pada golonganan ini adalah tanda Descriptive,

Deceptive miss descriptive, dan Personal names.

c) Incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark

protection regardless of length of use.

Generic term, desceptive, dan geographically desceptively

misdescriptive.

Daya pembeda merupakan kemampuan tanda untuk mengidentifikasi

sumber barang guna membedakan antara barang dan jasa. Sehingga selanjutnya

berdasarkan pembagian golonganan oleh Eric dan Mark di atas, dapat disimpulkan

bahwa masing-masing sifat pembeda memiliki implikasi yang berbeda dalam hal

perlindungannya. Sebagai tesis, Penulis meyakini bahwa bunyi, bentuk dan aroma

adalah tanda yang memiliki daya pembeda yang sifatnya fanciful. Sehingga

tergolongan sebagai tanda dengan perlindungan yang Inherently distinctives, yaitu

pembedaan secara alami dan bukan penggunaan. Tesis ini akan dibuktikan pada

bab III dalam tulisan ini.